[특허 이야기] 국내에도 ‘특허 가출원’ 제도 도입 ㅣ ‘IP 포트폴리오 완전정복’

[IP DAILY]국내에도 ‘특허 가출원’ 제도 도입된다

논문, 연구노트 등을 그대로 제출해 

특허출원일 빠르게 확보 가능

   지난 2018년, 국내 대기업 A사는 표준기술에 대한 특허를 신속하게 출원하기 위해 국제 표준화 회의에서 제출하는 기술서를 그대로 출원할 수 있는 방법이 있는지 특허청에 문의했다. 그러나 특허청에서는 정해진 출원 서식에 따라 제출하도록 규정하고 있어 이를 허용할 수 없다고 회신했다. 이에 A사는 빠른 특허출원일 확보를 위해 미국의 가출원(Provisional Application)과 같이 형식에 제약이 없는 명세서를 제출할 수 있는 제도를 마련해줄 것을 특허청에 요청했다.

 

임시 명세서 처리 절차 : 임시 명세서를 제출한 상태에서 해당 발명에 대해 특허를 받으려면 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하며 다시 출원하면, 임시 명세서를 제출한 날짜로 출원일을 인정받을 수있다.

이달부터 국내에서도 연구개발 후 논문, 연구노트 등을 그대로 제출해 특허출원일을 빠르게 확보할 수 있다.

특허청은 국내 기업이 특허를 빠르게 출원할 수 있도록, 기존의 명세서 서식에 따르지 않고 발명의 설명을 기재한 ‘임시 명세서’를 제출 할 수 있도록 특허법·실용신안법 시행규칙을 개정했다. 미국의 가출원 처럼 특허 또는 실용신안을 출원하면서 기존 서식에 따르지 않고 자유로운 형식의 임시 명세서를 제출할 수 있게 된 것이다.

임시 명세서 제출 제도 개요

다만, 임시 명세서를 제출한 상태로는 특허심사를 받지 못하므로 해당 발명에 대해 특허를 받으려면 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하며 다시 출원하여 임시 명세서를 제출한 날짜로 출원일을 인정받는 방법이 권장된다. 또는 임시 명세서를 제출한 날부터 1년 2개월 내에 정식 명세서를 다시 제출하는 방법도 가능하다.

특허 가출원(Provisional Application)은 미국의 경우 가출원시 형식의 제약이 없는 명세서를 제출한 후 1년 이내에 정규출원으로 전환하면 앞선 출원일을 인정받을 수 있다. 실제로 국내 대기업 B사는 국제적으로 특허출원일을 빠르게 확보하기 위해 미국의 가출원 제도를 이용해 미국에 특허를 먼저 출원한 후, 이를 기초로 조약 우선권을 주장해 국내에 특허출원하는 전략을 사용한 바 있다. 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 체약국가에 출원한 특허를 국내에 다시 출원하면서 조약우선권을 주장할 경우 최초 출원한 국가의 출원일을 인정받을 수 있다.

특허는 세계에서 가장 빠르게 발명을 출원한 사람에게 그 발명의 독점권을 주는 제도이므로, 기업들 간에 유사한 기술을 다른 기업보다 먼저 특허 출원하기 위한 경쟁이 치열하다.

그러나 기존에는 특허를 출원할 때 규정된 서식과 방법에 따라 작성된 명세서를 제출해야 했기 때문에, 논문 등의 연구결과를 명세서 형식으로 재작성하는 데에 시간이 걸려 신속한 출원이 어렵다는 목소리가 많았다. 실제로 특허출원시 제출하는 명세서는 특허법 시행규칙 별지 제15호 서식에 따르며(규칙 제21조제2항), 전자출원시 서식의 각 항목을 입력하지 않으면 제출이 불가능하다.

특허청은 이번 제도개선에 맞추어 임시 명세서로 제출할 수 있는 서류를 그 형식에 구애받지 않고 PDF, JPG 등 일반적인 전자파일이라면 모두 가능하도록 전자출원 시스템을 개선했다. 따라서 논문, 연구노트 등에 기재된 발명을 별도의 수정 작업 없이 그대로 제출할 수 있다.

미국 가출원 제도와 차이점

이처럼 특허 명세서 제출 요건이 완화됨으로써 국내에서도 연구 결과를 바로 특허출원할 수 있게 되어, 산업계에서 이용이 활발할 것으로 예상된다.

박원주 특허청장은 “기존에는 명세서 작성을 위한 별도의 시간이 소요되어 특허출원일을 빠르게 확보하기 힘들다는 기업이 많았다”라며 “이번 임시 명세서 제도를 활용하면, 우리 기업들도 신속하게 특허를 출원한 후 개량한 발명에 대해 우선권을 주장해 출원일을 인정받을 수 있게 됐다”고 설명했다.

조규남  namnam1124@naver.com​로봇신문사 

[IP DAILY]이태영 변리사의 ‘IP 포트폴리오 완전정복’

이태영 변리사 (특허법인 서한)

① 발명되는 게 아니라, 만들어 내는 것.

바야흐로 지식재산권 시대이다. 이제 비즈니스를 하는 사업가라면 누구나 특허 등 지식재산권을 확보해야 한다. 지식재산권은 회사의 무형적 자산일 뿐만 아니라 타인의 모방을 방지할 최소한의 방어책이기 때문이다. 하지만, 대부분 사업가들은 새로운 제품이나 서비스를 개발했을 때 지식재산권 확보를 위한 전략적 접근이 미흡한 실정이다. 지식재산권 포트폴리오 구축에 관한 기술적인 전략을 제시한다. <편집자>

“보호할 지식재산권은 반드시 존재한다”… 제품 또는 서비스 개발

새로운 제품 개발과 함께 생성되는 지식재산권

일반적으로 사업가들은 특허만을 생각하기 때문에 새로운 제품 또는 서비스가 개발되었을 때 보호할 아이템이 존재함에도 불구하고 이에 대한 권리화를 누락하는 경우가 빈번하게 발생한다. 또한, 특허로 한정하더라도 발명자 또는 출원인 스스로 신규성 내지 진보성을 부정해 특허 출원을 진행하지 않는 경우도 부지기수다.

하지만 지식재산권 포트폴리오 확보를 전략적으로 하기 위해서는 이러한 종래의 고정관념에서 벗어나는 패러다임의 전환이 필요하다. 종래 고정관념 하에서는 누가 봐도 특허 출원을 할 만한 아이템이 발견되었을 때 특허출원이 고려되는데, 이러한 틀 안에서는 전략적인 포트폴리오 구축이 극히 어렵다.

앞으로 새로운 제품 또는 서비스가 개발되면, 이를 보호할 지식재산권은 당연히 갖춰야 한다는 생각으로 패러다임을 바꿀 필요가 있다.

제품 개발시 IP 권리화 프로세스

즉, 누가 봐도 새롭고 진보한 기술이 있을 때 IP 권리화를 고려하는 것이 아니라 IP 권리화는 당연히 해야 하는데 세부 아이템들을 찾는 방식이다. 이러한 전략을 구사하기 위해서는 정형화된 메커니즘이 필수적이다.

지금 이 글을 읽고 있는 당신이 기업 특허부서 담당자라고 가정해보자. 제품개발 부서에서 새롭게 개발된 제품에 대한 정보를 입수하였을 뿐, 해당 제품에 대한 특허 진행에 대한 요청은 들어오지 않은 상태이다.

해당 제품은 이전 제품을 대체할 차세대 제품이라고 가정하자. 당신은 어떻게 대응하겠는가? 적극적인 IP 권리화를 위해 오른쪽과 같은 예시의 정형화된 메커니즘을 제시해 본다.

모든 제품 정보를 적극적으로 수집하기… 톱다운 방식 전략Ⅰ

우선, 특허부서 담당자는 개발된 새로운 제품과 관련된 모든 정보를 수집할 필요가 있다. 이때, 모든 정보에는 제품의 스펙 정보는 물론 제품의 생산 방법, 경쟁사 제품의 정보, 제품의 이름, 패키지 디자인 등 현재 시점에서 취합 가능한 모든 정보가 포함된다.

제품 스펙 정보의 경우 전체 제품에 대한 스펙 정보를 포함해야 하며, 일부 특징이 되는 구성에 대한 스펙 정보로 한정되어서는 안된다.

특히 특허부서 담당자는 개발부서에서 제공하는 정보나 요청에 한정되어 업무를 수행하기 쉬우나 이렇게 새로운 제품이 개발된 경우에는 개발, 디자인, 생산, 금형, 마케팅 등 다양한 부서와 능동적으로 협력해 위에 언급된 모든 정보를 적극적으로 수집할 필요가 있다. 수집된 정보가 바로 톱다운 방식 지식재산권 확보 전략의 기초가 되기 때문이다.

제품 전체에 대한 IP 권리화 1차 검토… 톱다운 방식 전략 Ⅱ

넓은 의미의 지식재산권은 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 포함하는 산업재산권과 저작권 등을 포함하여 정의되지만, 여기서는 특허(실용신안)권, 디자인권 및 상표권과 영업비밀에 한정해 논의한다. 각 권리별 보호대상 및 요건은 아래 표와 같다.

[표] 권리별 보호 대상 및 요건 비교

위 권리별 보호 대상 및 요건 정보는 특허부서 담당자 뿐만 아니라 교육으로 인해 연구원들도 익숙할 수 있다. 하지만, 이러한 막연한 이해만으로는 지식재산권 도출이 적극적으로 이루어지는데 한계가 있으므로 아래와 같은 체크리스트를 작성해 1차적으로 보호 가능한 지식재산권 유무의 검토 작업을 매뉴얼화해 수행하는 것이 매우 효과적일 수 있다.

[표] IP 권리화 1차 검토 체크리스트

오른쪽 표와 같은 체크리스트를 미리 준비해 새롭게 개발된 제품이 있는 경우 뚜렷하게 드러나는 항목이 있는지 1차적으로 체크하여 보호 지식재산권을 설정할 수 있다.

다시 말하면, 특허 담당자에게 특정 지식재산권 검토에 대한 요청이 오기 전에 이러한 플로우를 통해 각 대분류별로 보호할 수 있는 지식재산권을 능동적으로 체크할 수 있다. 물론, 위 체크리스트는 예시일 뿐이며 각 회사의 특성에 맞게 변형할 수 있다.

제품 전체에 대한 IP 권리화 2차 검토… 톱다운 방식 전략 Ⅲ

1차 검토후 파악된 IP 권리화 아이템

위 단계에서 지식재산권으로 보호할 아이템들이 개략적으로 도출될 수 있다. 그 이후에는 파악된 세부 기술을 펼쳐 놓고 강력한 IP 포트폴리오를 확보할 수 있는 전략을 구사해야 한다. 다음은 몇 가지 선택할 수 있는 전략의 예이다.

① 세부 아이템에 대한 복수의 특허 도출

[아이템1에 대한 특허망 구축

개발된 제품 중 어느 하나의 새로운 기술이 발견된 경우 기본적으로 해당 기술에 대한 특허화가 시도될 수 있다. 이때, 해당 아이템을 구성하는 구성이 복수개로 구성될 수 있다.

우측 도면과 같이 가장 핵심이 되는 필수구성요소를 중심으로 부가적인 구성요소를 가감하면서 복수의 특허를 도출할 수 있다. 주로 핵심 기술인 경우에 이러한 전략이 구사될 수 있다. 만약, 최초 출원시 이러한 전략을 바로 구사하기 힘든 경우라면 추후 분할출원을 염두해 두고 출원을 준비할 수도 있을 것이다.

② 특허와 디자인의 병렬 진행(부분 디자인의 활용)

[아이템1에 디자인 활용을 통한 IP 포트폴리오 구축

특허는 기술적 사상을, 디자인은 물품의 형상을 보호하여 보호 대상이 다르지만 IP 포트폴리오 확보 관점에서 보면 이 두가지는 상호 보완적인 역할을 할 수 있다. 새로운 제품의 형상은 전체적으로 디자인으로 보호될 수 있으나 여기서 논의하는 것은 이를 의미하는 것은 아니다.

종래 기술과 차별점이 있지만 진보성 여부가 모호한 영역의 경우 해당 부분을 디자인을 통하여 효과적으로 보호하는 전략을 취할 수 있다. 특히, 부분디자인을 활용하는 경우 특정 구성의 형상에 대하여 보호할 수 있다.

③ 각 세부 아이템의 병합을 통한 특허 도출

새롭게 개발된 제품에서 복수 개의 아이템이 발견된 경우 각각의 아이템에서 특허화를 시도하게 되지만, 각 아이템의 병합을 통해 새로운 특허가 도출될 수 있다. 이는 하나의 기술 아이템 내에서 복수의 특허를 구축하는 ①세부 아이템에 대한 복수의 특허 도출과는 다른 영역이다.

새로운 제품에 대한 복수의 특허 아이템이 도출된 경우 이러한 병합을 통한 권리화의 체크도 필수적으로 이루어져야 한다.

[아이템1 및 아이템2의 병합을 통한 특허망 구축

필자는 사내 변리사로서 5년 이상 글로벌 면도기 업체인 질레트사의 특허 분석을 수행하고 미국 및 유럽 특허 분쟁을 대응한 경험이 있다. 질레트사의 강력한 특허 포트폴리오를 분석하면서 IP 권리는 발명되는 것이 아니라, 만들어내거나 찾아내는 것이라는 관점으로 바뀌게 됐다. 향후 질레트사의 실제 출원 사례를 들어 IP 포트폴리오 전략을 소개할 계획이다.

이태영 변리사 (특허법인 서한)  tylee@seohanip.com

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